"Il rischio a cui si va incontro vendendo i propri prodotti senza aver prima registrato il marchio che li contraddistingue nel paese della commercializzazione (e ciò vale particolarmente per la Cina, Taiwan, Hong Kong, la Corea e altri paesi dell'Estremo oriente) è che terzi (talvolta gli stessi propri clienti in tali paesi) "usurpino" il marchio, registrandolo prima del legittimo titolare con lo scopo di rivenderlo a caro prezzo al titolare oppure per usarlo su contraffazioni dei suoi prodotti riducendo il rischio che queste vengano bloccate alle dogane, avendo il contraffattore un diritto registrato sui medesimi. Inoltre, senza un titolo registrato sul marchio nel paese in questione, é molto difficile (e qualche volta addirittura impossibile) ed economicamente oneroso dimostrare i propri diritti ed ottenere la cessazione delle contraffazioni, il sequestro dei prodotti contraffatti, nonché il risarcimento del danno da essi derivante. In tali casi si è spesso costretti a cambiare il proprio marchio in quel paese, non potendo entrare nel mercato con un marchio identico o simile a quello depositato anteriormente da terzi o che, comunque, si confonderebbe con quello usato dai contraffattori. E' chiaro che ne deriva la perdita di tutti gli investimenti eventualmente già effettuati (si pensi alla necessità di cambiare la propria produzione, soprattutto quando il marchio è apposto direttamente sul prodotto, di modificare il materiale pubblicitario, ecc.).
Quanto alle possibili soluzioni nel Suo caso, Le segnaliamo che se il suo marchio italiano è stato depositato da meno di sei mesi, è possibile giovarsi dell'istituto della priorità, valido per tutti i paesi aderenti alla Convenzione di Parigi o "unionisti" (attualmente 173 paesi, fra cui Cina, Singapore, Corea del Nord e Corea del Sud e la stessa Unione Europea), o aderenti all'Organizzazione Mondiale del Commercio o "WTO" (fra cui segnaliamo, ad esempio, Taiwan), ossia quasi tutti i principali paesi industrializzati. Grazie all'istituto della priorità, un soggetto che ha depositato un marchio in un paese unionista o aderente al WTO, può, entro sei mesi da tale primo deposito, che deve essere il primo deposito in assoluto effettuato in un paese dell'Unione o aderente al WTO, depositare lo stesso marchio in altri paesi unionisti o aderenti al WTO, rivendicando la priorità: il marchio depositato successivamente e rivendicante la priorità verrà considerato come depositato alla data del primo deposito. Deve esserci identità dell'oggetto delle due domande: deve quindi trattarsi di un identico marchio per gli stessi prodotti o servizi o, comunque, i prodotti o servizi del marchio successivo devono essere ricompresi in quelli rivendicati dal primo marchio.
Un esempio chiarirà questo meccanismo: se Tizio ha depositato il marchio "X" per calzature in classe 25 in Italia il 10 aprile 2009 può rivendicare la priorità per un qualunque deposito che effettuerà in un qualsiasi altro paese dell'Unione o aderente al WTO, entro il 10 ottobre 2009, purchè si tratti del medesimo marchio "X" per calzature in classe 25; se, quindi, poniamo, il 23 settembre 2009 deposita in Cina il marchio "X" rivendicando la priorità italiana, il marchio cinese prenderà la data di deposito del 10 aprile 2009. Gli eventuali depositi di marchi identici o simili a "X" per prodotti o servizi identici o affini effettuati in Cina da terzi nel periodo 11 aprile - 22 settembre 2009 verranno considerati successivi a quello effettuato da Tizio e che rivendica la priorità del 10 aprile 2009.
Quindi, se Lei ha depositato recentemente il marchio italiano e non sono ancora trascorsi sei mesi dalla data di tale deposito, può aspettare e, entro il termine della priorità, decidere se Le conviene depositare il Suo marchio a livello comunitario e negli altri paesi di Suo interesse (quali potrebbero essere la Cina, Singapore, Hong Kong, Macao, Taiwan, Corea, ecc.) rivendicando la priorità del marchio italiano. Ciò Le consentirà di valutare se le vendite nei paesi di Suo interesse sono tali da giustificare la registrazione del marchio in quei paesi. Per molti di essi (Cina, Singapore, Corea del Nord e Corea del Sud) potrà anche avvantaggiarsi dello strumento del marchio internazionale, estendendo il Suo marchio in tali paesi attraverso la loro designazione all'interno di un'unica domanda di marchio intenazionale, con grande vantaggio economico. Per altri (Hong Kong, Taiwan e Macao) dovrà procedere a singoli depositi nazionali.
Laddove, invece, fossero già trascorsi sei mesi dal deposito italiano, Le consigliamo di procedere al deposito del suo marchio a livello comunitario e decidere nei sei mesi successivi se depositare negli altri paesi di suo interesse rivendicando la priorità del comunitario. Infatti, il deposito di un marchio comunitario é oggi ancor più conveniente stante l'ulteriore abbassamento delle tasse da parte dell'Ufficio comunitario. L’UAMI (l’Ufficio Comunitario dei marchi) ha infatti deciso di ridurre le tasse ufficiali del 40%. Fino a pochi giorni fa si corrispondevano di tasse Euro 750 in fase di deposito (di un marchio rivendicante fino a tre classi) ed Euro 850 in fase di registrazione del medesimo, per un totale di Euro 1.600. Dal 01.05.2009 viene, invece, applicata un’unica tassa di Euro 900 al momento del deposito (sempre per un marchio fino a tre classi) e non vi sarà alcuna tassa di registrazione successiva."
